Nombres de dominio v/s marcas comerciales

Los conflictos entre estos dos conceptos han generado un aumento en las demandas por ciberocupación ilegal, un nuevo fenómeno en la era de la Internet.

En marzo de 2007, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) denunció el sostenido aumento del número de demandas por casos de ciberocupación ilegal o conflictos entre la inscripción de nombres de dominio en Internet y las marcas comerciales registradas.

Este fenómeno tiene como principal causa la invasión que ambas figuras han hecho en el campo de acción y propósito de la otra. La marca comercial consiste en un signo distintivo que se utiliza para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de servicios.

En cuanto a las funciones que cumplen en el mercado, hay consenso en estimar que las marcas sirven para indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios que la incorporan y para indicar la calidad de los mismos.

Muchos autores agregan que las marcas cumplen también una función condensadora del goodwill, y los más aventurados, que tienen una función publicitaria, tanto para información de los consumidores como para la persuasión de los mismos.

En tanto, el dominio de Internet es un nombre que mediante palabras, números o combinación de letras y dígitos sirve para agrupar a un conjunto de equipos o dispositivos en la red.

Al mismo tiempo, permite identificar más fácilmente una dirección IP numérica (Internet Protocol) con un equipo o computador conectado a Internet.

La administración del registro de nombres de dominio está a cargo de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), que a su vez delegó esta función en distintas entidades de todo el mundo. Por definición, los nombres de dominio en Internet y las marcas comerciales persiguen distintos objetivos y presentan características muy diferentes.

Sin embargo -y con esto espero identificar el origen de muchas controversias actuales- comparten su naturaleza, pues ambos son signos distintivos.

Mientras los primeros identifican una dirección IP numérica con un computador conectado a la red, los segundos distinguen un signo novedoso y característico en el mercado.

Convengamos ahora en que la marca comercial puede también ofrecer o distinguir sus productos y servicios a través de un sitio web o simplemente a través del mercado virtual y que un nombre de dominio o un sitio web puede dar origen a una marca comercial (v.gr. Google, Yahoo).

Esta suerte de área compartida es entonces la que, en la práctica, origina los conflictos entre los nombres de dominio en internet y las marcas comerciales.

La ciberocupacion

Uno de los primeros casos de esta sostenida contienda -y que en definitiva marcó el inicio de algunos de los conflictos que enseguida veremos-lo motivó Joshua Quittner (escritor de una revista de internet) cuando registró el nombre de dominio de McDonald’s.

Quittner había advertido a la multinacional el peligro de omitir la inscripción de su marca como nombre de dominio, pero al no observar respuesta a su inquietud no sólo registro mcdonalds.com, sino que adoptó la dirección de correo electrónico Ronald@mcdonalds.com.

Para no dejar al lector en suspenso de esta controversia, apuntemos que Joshua Quittner cedió los derechos sobre el dominio a McDonald’s a cambio de la donación de US$3.500 a una escuela primaria.

Los conflictos presentan hoy varias formas, siendo la más común la inscripción abusiva de marcas comerciales ajenas como nombres de dominio, práctica que la OMPI calificó como “ciberocupación” y que perjudica al legítimo titular de un privilegio industrial.

Se trata de la inscripción como dominio en internet de la marca comercial de un tercero -o de una expresión dolosamente similar- con el fin de capturar engañosamente a sus consumidores; o para luego venderla a su original propietario o la competencia, o también con el fin de impedir que el mismo pueda hacer la inscripción.

Las marcas afamadas o notorias son las principales “víctimas” de estas prácticas también llamadas “Cibersquatting” y “Cyberpiracy”. Los CyberPirates registran un nombre de dominio conscientes de que otro particular, empresa u organización registró antes ese nombre -u otro muy similar- como marca comercial o que simplemente ostenta mejor derecho.

Su iniciativa es “invitar” a que el titular de la marca o del mejor derecho compre el nombre de dominio bajo la presión de ver confundido o desviado su mercado. Hasta que comenzó a operar la ICANN, en 1998, las empresas víctimas de esta práctica (entre ellas Nokia, AOL, Estée Lauder, Le Figaro, Alitalia, Mitsubishi, Gianni Versace, Cartier y Microsoft) no tenían más remedio que negociar o pagar las recompensas exigidas.

Los Cybersquatters, a su vez, registran nombres de dominio iguales o confusamente similares a los de las páginas web oficiales de algunas empresas o de sus marcas comerciales, con la finalidad de ganar dinero desviando a los clientes de estas grandes compañías hacia sus propias páginas web o, en algunos casos, con el simple propósito de dañar su reputación (evento que de comprometer una marca comercial se acerca a la denominada “dilución marcaria”).

Cuando el Cybersquatter secuestra una marca comercial inscribiéndola como nombre de dominio impidiendo que su dueño original pueda registrarla incurre en la llamada “Name Domain Grabbing”.

De esta conducta, también conocida como “Domain Dealing”, fueron víctimas empresas como Nasdaq, MTV, Levi’s, Avon y Reader’s Digest. Y cuando la iniciativa del secuestrador es subastar el nombre de dominio capturado al mejor postor, se dice estar en presencia del “Warehousing”.

Todas estas prácticas tienen como antecedente la captura de una marca comercial como nombre de dominio, y como motivación, el doloso propósito de desviar a los consumidores para distraer las ventas, beneficiar a la competencia, asociar la marca a un artículo de inferior calidad, alterar su objetivo de distinguir un producto en el mercado asociando la marca a otro distinto o simplemente lucrar con la venta del nombre de dominio al titular de la marca.

Pero como adelantamos, la invasión de estas figuras ha sido recíproca.

Como ejemplo de la práctica contraria, observamos el denominado “Reverse Domain Hijacking”, que consiste en el intento del titular de una marca -registrada o no- de adquirir un nombre de dominio ajeno. Esta conducta ocurre, por ejemplo, cuando al intentar un particular o empresa inscribir su propia marca comercial como nombre en Internet descubre que ese dominio ya existe en manos de otro particular.

Enfrentados a ese escenario, muchos interesados intentaron anular la inscripción. Pero otros, de manera temeraria, registraron nombres engañosamente similares al original apoyándose en su privilegio industrial.

Soluciones de controversias

Para resolver estos conflictos, la ICANN creó un sistema llamado Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), que cada país ha adaptado mediante regulaciones orientadas a solucionar estas controversias (LDRP: Local Dispute Resolution Policy).

Nic.Chile no adoptó este sistema, sino que implementó un mecanismo propio denominado “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL”, disponible en su sitio web. Esta Reglamentación, instaurada en base a un procedimiento arbitral, es una herramienta que con gran eficiencia impulsa hoy Nic.Chile, con el fin de otorgar una solución eficaz a los titulares de privilegios industriales y nombres de dominio cuando, de mala fe, un tercero intenta conculcar sus derechos. Todo, sin perjuicio del derecho de recurrir a los tribunales de justicia competentes.

Además, podemos observar una práctica que no lesiona directamente al titular de una marca comercial, sino que más bien vulnera los principios básicos de la Ley de Propiedad Industrial.

Se trata de la inscripción como nombre de dominio de expresiones que por ser indicativas de género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos y servicios no pueden ser registradas como marcas comerciales.

El conflicto surge cuando estos nombres de dominio se utilizan como marcas comerciales. Constituye el uso impropio de nombres de dominio como marca para distinguir en el mercado los valores implícitos de los privilegios industriales, pero sin evocar directamente una marca comercial.

No hay vulneración del artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, pues no se asocia a la expresión el signo (r).

Tampoco es fácil decidir si esta conducta lesiona algún bien jurídico protegido y más difícil aún es determinar si alguien tendría la titularidad procesal activa como para instar por la revocación del nombre de dominio.

Pero curiosamente los más afectados con esta práctica son los propios interesados en inscribir nombres de dominio, pues lo que logran en definitiva es controlar un área del mercado.

Cuando un particular genera ese efecto mediante inscripciones masivas, se dice estar en presencia de un “Cyberglutton”.